The following article is from 管理洞察 Author 陳穎
文 | 陳穎 北京金誠同達律師事務所
來源 | 管理洞察，管理智慧
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注：文章爲作者獨立觀點
中國企業出海美國最常遭遇的困境之一就是 337 調查，自 1986 年，中國企業遭受第一起 337 調查始，随着中國企業和 " 中國制造 " 産品在美國市場的影響力逐步擴大，出海企業遭遇 337 調查的趨勢直線上升，其中以制造業出口産品的‘ 337 調查’最爲嚴重。本文試從 337 調查的前世今生出發，探讨中國企業針對 337 調查的應對之術。
337 調查概述
337 調查得名于美國《1930 年關稅法》第 337 節 ( 下稱 "337 條款 " ) ，是指美國針對進口貿易中的不公平行爲采取一種措施，其主管機構爲美國國際貿易委員會 ( United States International Trade Commission,ITC ) 。
337 調查通常涉及的是知識産權索賠，包括對進口商品侵犯專利 ( 包括實用專利和外觀設計專利 ) 和商标 ( 包括注冊商标和普通法商标 ) 的指控。除此之外，337 調查還涉及進口産品的其他形式的不正當競争，如侵犯注冊版權、掩膜作品 ( 集成電路布圖設計 ) 或船體設計、不當使用商業秘密或商業外觀、假冒和虛假廣告，也可能在 337 條款下被指控。另外，與進口貨物有關的反壟斷索賠也可能在 337 條款下提出，
在 337 調查中，如果 ITC 認定某被訴企業違反了 337 條款 , 則其将對該企業發出排除令 ( exclusion order ) ，用于使美國海關阻止侵權進口産品進入美國。此外，ITC 也可以對被訴企業和其他從事違反第 337 條的不公平行爲的人員發出禁止令 ( cease and desist orders ) ，要求美國境内的批發商或者零售商等停止售賣相關侵權産品。
337 調查在性質上屬于行政調查，但在調查程序、調查方式等方面均與美國的民事訴訟有諸多相似之處。通常情況下，337 調查中的主要參與方包括 ITC、申請人及被申請人，有時也可能涉及第三方。在 ITC 啓動調查後，首席行政法官 ( chief administrative law judge ) 會爲案件指定一位行政法官 ( administrative law judge ) 來主持訴訟程序。類似于美國民事訴訟程序，在 337 調查中，當事人 ( 申請人、被申請人 ) 有被充分通知、證據開示、交叉詢問、陳述證據、提出反對、動議、辯論等權利。
行政法官根據《程序規則》 ( 見《聯邦法規彙編》第 19 卷第 210 部分 ) 及《行政程序法》 ( 見《美國法典》第 5 編第 551 節 ) 主持調查。此外行政法官還可發布一套基本規則 ( Ground Rule ) 以對《程序規則》進行補充。在對案情進行聽證後，行政法官會就被申請人是否違反了 337 條進行初步裁定 ( Initial Determination ) 。該初步裁定，連同證據記錄，一并提交給 ITC，ITC 可審查并采用初步裁定，決定不審查初步裁定，或者修改、撤銷、或向行政法官發回該初步裁定。如果 ITC 采用初步裁定，或是決定不審查初步裁定，則該初步裁定均将成爲 ITC 的最終裁定。
337 調查的具體内容
如前所述，盡管 337 調查針對的是不公平貿易行爲，但在實踐中，大部分 337 調查涉及的都是知識産權侵權問題，包括專利權、商标權、版權、商業秘密權利等的侵權問題。以下分版塊具體闡述。
針對專利侵權的 337 調查
337 調查中的知識産權案件中，爲數最多的應屬專利侵權案件。《美國專利法》第 271 條規定了幾種專利侵權的情形，包括 : 直接侵權 ( direct infringement ) 、引誘侵權 ( induced infringement ) 以及間接侵權 ( contributory infringement ) .
在美國專利侵權民事案件中，确定是否構成專利侵權通常包括如下幾個步驟 : 首先是确定專利的保護範圍。該步驟在 337 調查中由法官進行解釋。有些案件中，法官會要求進行馬克曼聽證會 ( Markman hearing ) ，由雙方各自對專利的權利要求的解釋發表觀點，并提供相應證據支持，最終由法官裁定專利保護範圍。接下來進入比對階沒，即将被指控侵權的産品與專利權利要求的各個要素進行比對，如果産品具有每一個要素，則落入專利保護的範圍，侵害了對應專利的權利。這種侵害也成爲 " 字面侵害’ ( literal infringement ) 。除此之外，美國聯邦最高法院還引入了等同原則 ( doctrine of equivalents ) " 如果兩個對象以基本相同的手段，解決相同的技術問題，并取得基本相同的效果，則盡管二者的名稱，形式或者形狀有所不同，二者仍然是等同的 "。根據該原則，即使被指控侵權的産品與專利權利要求的各個要素存在區别，隻要被指控侵權的産品與專利的權利要求要素之間存在 " 等同 " 關系，仍然構成專利侵權。以上确定權利要求保護範圍、進行比對、以及比對的具體規則，均與中國專利權侵權案件的司法實踐較爲類似，
除字面侵害之外，《美國專利法》第 271 條還規定了引誘侵權 ( induced infringement ) 和間接侵權 ( contributory infringement ) :" ( b ) 積極誘使侵害專利權人的人應該作爲侵權人承擔責仟 ; ( c ) 仟何人在美國境内銷售或者許諾銷售或者向美國進口獲得專利權的機器、産品、組合物或合成物的零部件，或者用于實施專利方法的材料、儀器，如上述對象是發明的亘要組成部分，且明知上述對象視爲用于侵犯專利權而特别制造或改造的，而非通用産品或者非用于不侵權産品的，行爲人應當作爲輔助侵權人 ( contributory infringer ) 而承擔責任 "。在中國的司法實踐中，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋 ( 二 ) ( 2020 修正 ) 》第二十一條 1 借鑒了《美國專利法》的上述規定，也明确規定了幫助侵權和教唆侵權兩種侵權行爲，不過這些侵權行爲的成立均以直接侵權成立爲要件，且需以生産經營爲目的。
實踐中，專利權人通常在主張直接侵權之外，還會同時主張引誘侵權和間接侵權。據此，專利權人可以請求禁止侵權産品的進口，以及沒收已經進入美國流通渠道的侵權産品。
出海企業的應對之術
在被指控專利侵權的情況下，出海企業的應對方向通常有如下種 : ( 1 ) 主張專利是無效的 ; ( 2 ) 證明産品是不侵權的 ; ( 3 ) 質疑專利是不可實施的 ; ( 4 ) 質疑申請人的權利存在瑕疵。
( 1 ) 主張專利是無效的
( 2 ) 證明産品是不侵權的
由于判斷專利侵權要求産品覆蓋相關專利權利要求的每一個要素，換而言之，缺乏仟何一個要素均将使得産品不侵犯專利的權利。這一應對方式與主張專利無效的應對一樣，都是在專利糾紛案件中的常見抗辯方案，但遺憾的是，美國的專利權人在提起侵權之前通常會進行充分的調研和分析，這也使得其最終提起 337 調查的對象大概率是經過分析後認爲能夠與其持有的專利進行對應的産品。因此，在實踐中會出現不侵權抗辯難以成功的局面。這種情況下，可能需要仔細琢磨權利要求要素的解釋，在法律允許的空間内，充分挖掘具象化的産品與拍象表達的權利要求的區别，放大這些區别以期支持産品與權利要求不同的結論。當然，如果出海企業能夠在出海之前啓動前述 FTO 程序，提前對産品進行規避設計，則更可降低落入海外專利權利要求範圍的風險，
( 3 ) 質疑專利是不可實施的
《美國專利法》第 112 條規定 , 專利說明書中必須包括一份關于發明以及運用該項發明的方式
和程序的書面描述，描述必須全面，清晰、精确，使得技術人員能夠準确運用該項發明。這一規定即爲可實施性規定，其與中國專利法下對于說明書充分公開的要求是類似的。從原理上看，專利本質上是一種以公開換保護的方式，而如果專利申請人将實施發明所必要的信息作爲商業秘密保護起來，不在專利文件中加以披露，就違反了關于可實施性的要求，質疑專利是不可實施的通常不需依賴于外部證據，而是需要證明以專利目前披露的内容而言，其所保護的技術方案是不可實施的。
( 4 ) 質疑申請人的權利存在瑕疵
這種瑕疵可能是多方面的，最且接的一種是申請人爲專利權人，而其權屬存在瑕疵，即可能起并非是适格的專利權人。這種情況多出現在雇員是發明人而雇主是專利權利人的情形。因爲美國專利法采用的是 " 發明人先申請制 ( first inventor to file rule ) "，也即專利申請應當由發明人提出。雇主主要靠和發明人簽訂權利轉讓協議來獲得合法的申請權和專利所有權。如果這一環節存在瑕疵，則會影響到雇主作爲專利權人的權屬權利，其他常見的瑕疵還包括申請人是某項專利的被許可人，而許可協議或許可内容存在瑕疵的情形。總而言之，雖然在實踐中較爲困難，但如能夠找到申請人對于專利的權利瑕疵，也可成立針對 337 調查的抗辯理由 .
1《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應月法律若幹問題的解釋 ( 二 ) ( 2020 修正 ) > 第二十一條明知有關産品系專門用于實施專利的材料、設備、零部件、中間物等，未經專利權人許可，爲生産經營目的将該産品提供給他人實施了侵犯專利權的行爲，權利人主張該提供者的行爲屬于民法典第丁百八十九條規定的幫助他人實施侵權行爲的，人民法院應予支持。明知有關産品、方法被授予專利權，未經專利權人可，爲與産經營目的積極誘導他人實孩了侵積專利權的行爲，權利人主張該誘導者的行爲屬于民法典第一千一百六十九條觀定的教現他人實施侵權行爲的，人關法院應予支持。
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