以下文章來源于知産力 ，作者龐正忠 孫一
作者| 龐正忠 孫一 北京金誠同達律師事務所
來源 | 知産力,管理洞察
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文章僅代表作者本人觀點
【摘要】随着"走出去"步伐的加快，中國企業在海外的知識産權保護問題也日益凸顯。本文系統梳理了近年來中國企業出海遭遇的常見知識産權糾紛類型，例如跨境電商投訴、海外展會警告、出口海關扣押、海外訴訟、337調查、進出口管制等，并對出海企業的知識産權保護和防禦策略給出了系統性的實務建議，爲中國企業走出去保駕護航。
【關鍵詞】 企業出海、知識産權風險、防控策略
中國企業出海面臨知識産權挑戰
近年來，随着國家"一帶一路"倡議的推進和跨境電商的迅猛發展，中國企業的國際化步伐顯著加快，在全球市場的角色也經曆了顯著的轉變，不僅體現在企業數量的增加和全球市場份額的擴大上，在企業角色和功能也實現了從簡單的制造和出口到品牌建設、研發創新的根本轉型。
中國企業出海的主體是具有全球競争力的中國品牌，核心目的是開拓全球市場，突破市場空間對利潤最大化的約束。傳統出海企業以"老三樣（服裝、家具、家電）"、"新三樣（電動載人汽車、锂離子蓄電池、太陽能電池）"和高端制造業爲代表，驅動力是中國商品的技術競争力提升和新質生産力發展。新興出海企業以電商、遊戲、短視頻、快遞等服務業爲代表，把服務于中國市場的生産和管理經驗應用于全球，從中國品牌蛻變爲全球品牌。
随着"走出去"步伐的加快，中國企業在海外的知識産權保護問題也日益凸顯。知識産權不僅關系到企業的核心競争力，也是企業可持續發展的關鍵。一方面，随着技術創新的加速，企業需要保護自身的創新成果不被侵犯，不同國家和地區在知識産權保護方面的法律法規差異巨大，這要求中國企業必須具備跨國知識産權管理和風險防控的能力。另一方面，在參與國際競争時，歐美地區的企業對知識産權保護有着更加強烈的法律意識，而知識産權侵權訴訟日益成爲海外競争者針對中國企業的策略之一；一旦中國企業在海外遭受知識産權訴訟，通常會面臨長期的訴訟周期和高昂的應訴成本，不僅可能影響企業的海外業務發展，還可能對企業的長期競争力産生負面影響；這要求中國企業必須建立系統的風險防控機制，以有效應對可能的法律風險和市場挑戰。
本文系統梳理了近年來中國企業出海遭遇的常見知識産權糾紛類型，并對出海企業的知識産權保護和防禦策略給出了系統性的實務建議，爲中國企業走出去保駕護航。
中國企業出海常見的知識産權風險
01
跨境電商知識産權風險
近年來，越來越多的中國企業選擇通過電商平台向全球市場銷售産品，跨境電商交易規模極速增長。由于許多跨境電商利用境外平台交易，不熟悉境外平台的知識産權保護規則以及境外的法律保護模式，頻繁因商标、專利、版權侵權投訴而被電商平台封号、凍結資金甚至引發後續的侵權訴訟。
以美國爲例，電商平台處理知識産權侵權投訴的流程一般是：投訴接收、内部審查、産品下架、通知被投訴方、被投訴方應對，電商平台爲确保遵循所在國家的知識産權法規并保障自身避免法律訴訟，往往會以嚴格标準審查和批量下架處理。美國法院處理針對跨境電商的知識産權侵權訴訟一般包括連環相扣的三部曲：首先以臨時禁令凍結電商的店鋪和支付平台賬戶，其次頒布初步禁令并與臨時禁令無縫銜接，最後發出21日内美國本土應訴傳票、不出庭即刻作出缺席判決。如果跨境電商不應訴或者消極應訴，在美國法院缺席判決的情況下，中國跨境電商的敗訴率極高，其不利後果往往是面臨美國法院的巨額賠償判決，跨境電商平台賬戶及相關賬戶被凍結，款項被法院強制劃撥。
02
海外參展知識産權風險
通過國際展會進行産品推廣和品牌宣傳對于出口企業意義重大，鑒于歐美國家對展會知識産權的保護力度比較強，這些國家的監管機構經常會針對中國企業展台着重檢查。展會知識産權風險包括專利、商标以及版權風險，專利風險主要涉及參展産品的結構、實現原理和外觀設計等，商标風險主要涉及參展産品或服務的商标使用，版權風險主要涉及參展材料（如宣傳冊、視頻、廣告圖像等）或展台設計如果非原創或未取得原作者許可使用，也可能違反版權法。
海外參展主要涉及專利、商标以及版權的風險。參展産品因其外形、結構引發的專利侵權糾紛，由于展會時間短，企業涉嫌侵犯他人知識産權的情況時，管理機構一般不會給參展方解釋的時間，而是直接撤展或扣押産品，參展方還會面臨當地複雜的訴訟程序。海外參展侵犯知識産權可能面臨的直接後果是：現場查封、臨時禁令、侵權追訴等，從而導緻産品無法參展，甚至陷入長期的訴訟糾紛中；可能面臨的間接後果是：企業形象嚴重受損、持續的法律糾紛和巨額的經濟賠償。
03
因知識産權海關保護制度導緻的海關扣押風險
大部分國家都實施了知識産權海關保護制度，海關可以依申請或依職權啓動對出入境的有知識産權侵權嫌疑的貨物強制查封、扣押。具體而言，知識産權權利人發現侵權嫌疑貨物即将進出口，其向貨物出入境地海關提交扣留申請并提交擔保，海關可依法對有關貨物進行扣留，權利人可采取知識産權保護措施；海關發現進出口貨物涉嫌侵犯已在海關備案的知識産權的，通知知識産權權利人向海關提出扣貨申請并提交擔保後，海關依法對貨物實施扣留并進行調查、依法作出行政處理決定等知識産權保護措施。海關認定侵權的，依法沒收侵權貨物并處以罰款，對涉嫌犯罪的，移送公安機關依法追究刑事責任。海關的這種執法行爲，并不涉及對侵權行爲的實質性判斷，通常情況下，隻要存在侵權的可能性，海關就有權進行扣留。
遭遇海關執法的一般後果是：貨物無法及時交付的合同風險，貨物扣押帶來的倉儲費用，訴訟風險，行政罰款或侵權賠償等。
04
海外知識産權訴訟風險
随着中國企業的海外擴張步伐加快，出口量持續增長，企業面臨的海外知識産權侵權訴訟風險日益顯現。海外知識産權訴訟通常可以分爲許可收益型訴訟和市場障礙型訴訟兩類，其中，許可收益型訴訟通常由行業技術主導者或NPE（非專利實施主體）發起，主要目的是通過訴訟達成技術許可獲取收益；市場障礙型訴訟通常由行業競争對手發起，主要目的是提升行業壁壘、阻止競争對手進入市場。目前，中國企業在海外面臨的知識産權訴訟主要是市場障礙型訴訟，随着中國企業用"價格低廉、品質優良"的商品逐漸搶占全球市場，國際競争者日漸将知識産權作爲國際經濟競争的重要工具，通過發動海外知識産權訴訟阻止中國企業進入相關市場，甚至利用知識産權訴訟周期長、訴訟費用巨大直接拖垮成長期的中國企業，如果産品被判定專利侵權，還可能會面臨高額的侵權賠償、喪失市場、損害企業形象與損失業務機會等一系列蝴蝶效應。
知識産權訴訟主要是專利侵權、商标侵權和商業秘密侵權訴訟。一旦被認定爲侵權行爲，最直接的後果是：被控侵權人将被要求停止生産、銷售、進口産品，面臨高額的損害賠償以及可能存在的懲罰性賠償；間接的後果是：損害企業商譽和信譽。同時，美國和歐洲經常發布臨時禁令，在訴前或訴中程序中即要求被控侵權人停止生産、銷售和進口，臨時禁令的特點在于快速、突襲，嚴重幹擾被控侵權人的商業活動。近年來，美國和歐洲的知識産權保護制度還在不斷更新以強化保護力度。2023年1月5日，美國通過了《2022保護美國知識産權法案》，該法案意味着美國可不經權利人申請以國家名義多角度制裁商業秘密侵權行爲，以維護美國本土企業的競争優勢。2023年6月1日，歐洲統一專利制度正式實施，歐洲統一專利法院UPC也開始正式運行，專利權人可以通過在UPC發起一個歐洲統一專利訴訟在所有成員國範圍内主張初步禁令，這爲歐洲專利權提供了一個統一且高效的司法解決途徑，同時也在極短的時間内制裁了專利侵權行爲。這些措施都使得知識産權侵權訴訟日益成爲海外競争者圍獵中國企業、獲取競争優勢的重要方式。
05
知識産權相關貿易風險
當前國際上與知識産權貿易相關的貿易調查主要有：美國"337調查"、特别301調查以及歐盟的對相關不公平貿易措施的調查等。
337調查，是指美國國際貿易委員會（ITC）根據美國《1930年關稅法》第337條款的有關規定，針對進口貿易中的知識産權侵權行爲以及其它不公平競争行爲開展調查，裁決是否侵權及是否有必要采取救濟措施的一項準司法程序。在已進行的337調查案件中，大部分案件涉及專利侵權，除此之外還包括商标侵權、版權侵權和商業秘密侵權等。若判定違反了"337條款"，ITC将簽發排除令或禁止令，指示美國海關禁止該種産品的進口，其結果是特定企業的相關産品乃至全行業的相關産品都無法進入美國市場。由于ITC對案件的審結時間較短，發布的救濟措施普遍嚴厲有效，337調查被國際貿易專家認爲是阻止競争對手的産品進入美國市場最經濟、最高效的法律途徑。
美國"特别301條款"，出處是美國《1974年貿易法》第182條，《1988年綜合貿易與競争法》第1303條對其内容做了增補。特别301調查，專門針對那些美國認爲對知識産權沒有提供充分有效保護的國家和地區。根據"301調查"，如果美國貿易代表認定某國的貿易行爲對美國的知識産權不利的話，美國就有權單方面采取貿易制裁措施，比如征收高額關稅、限制進口、取消貿易優惠待遇等。
知識産權貿易調查往往可以通過禁止令、排除令等強制措施極大影響企業産品出口、銷售等經營行爲，且知識産權貿易調查一般比司法程序更快捷方便，其後果可能導緻中國企業的相關産品、乃至全行業的相關産品都無法進入美國市場。
06
跨境技術交易的知識産權風險
随着國内創新企業技術發展，在生物醫藥等領域，湧現出越來越多的技術出海交易（License out），即中國企業将自己的産品或技術平台的部分或全部權益售讓給海外企業，借助海外企業的經驗或渠道實現産品和技術平台的出海。在與跨國企業進行技術合作或競争時，企業知識産權風險可分爲兩大類：一是侵犯他人知識産權的風險，特别是專利侵權；二是自身知識産權流失的風險，特别是應對專利狙擊。除此之外，企業在跨境技術交易中，還應該尤其注意國家技術進出口管制風險和數據跨境傳輸合規風險。
中國企業出海知識産權防控策略
01
企業要建立海外知識産權管理體系
要想在國際市場上取得競争優勢，企業必須把知識産權的确立和維護作爲企業戰略目标的重要環節之一，并在企業制度建設中加入知識産權理念。企業知識産權戰略應與企業整體發展戰略有機融合，在企業拓展國際市場後，企業需要建立一套全球性的知識産權管理體系，包括：
——人員設置，企業知識産權部門應設立專職人員負責管理海外知識産權工作，了解不同國家的知識産權法規，定期更新知識産權策略等；
——意識培養，在企業内部進行海外知識産權風險方法的常态化培訓，提升風險防範意識；
——制度建設，建立出海業務管理制度，規範跨境合作機制，建立海外知識産權事件處理機制；
——合規管理，對企業海外商業活動進行知識産權合規管理。
建立完善的管理體系有助于及時應對國際市場上的法律變化，确保企業在遵循國際通行規則的基礎上有效參與競争。
企業要加強知識産權海外布局
産品未動，知識産權先行，中國企業應注意根據戰略布局、産品規劃以及海外市場拓展計劃，前瞻性地進行境外知識産權注冊布局，爲中國企業産品走向境外提前做好商标、專利等知識産權的權利布局，避免因未及時注冊而被他人在境外搶注，或産品因面臨知識産權障礙無法走向海外市場的遺憾。
企業在制備知識産權保護策略時，首先要遵循前瞻性，在産品或服務發展的早期階段就開始規劃和實施知識産權保護，通過預先保護，爲企業未來的創新和市場擴展奠定堅實的知識産權基礎；其次要遵循匹配性，知識産權保護要與企業的産業規律、市場地位、品牌技術發展階段等因素相匹配，進而确定合理的保護類型、保護地域和申請途徑等；還要遵循體系性，建立全面的知識産權保護體系，包括商标、版權、專利、商業秘密的交叉保護，保證知識産權的各個方面相互關聯、相互支持，形成一個完整的保護網絡；也要遵循針對性，針對特定的品牌、技術、地域和競争對手制定知識産權保護策略，以應對特定的市場風險和競争挑戰。與國内知識産權布局不同，海外知識産權布局需要考慮的因素更爲複雜、全面，其中，目标市場類型、知識産權現狀、目标市場的法律環境、自身資源以及知識産權獲取途徑等是影響海外知識産權布局的關鍵因素。
具體到海外專利布局，企業一般主要圍繞核心技術和核心産品，結合企業的現有市場或潛在市場安排進行專利布局，主要爲企業産品進入海外市場保駕護航，并積累專利實力抗衡或制約競争對手。申請海外專利目前主要有三個途徑，分别是直接申請途徑、巴黎公約申請途徑和PCT申請途徑。具體到海外商标布局，企業一般結合商品經營範圍、産品出口規劃、防禦性保護的需要，在目标國家和地區進行商标布局。申請海外商标主要有兩種途徑，分别是直接申請途徑、馬德裏商标國際注冊途徑。
企業要加強知識産權預警監控
大多數知識産權信息是完全公開的，基于此，知識産權侵權風險實際上是可預知的。在企業出海前，甚至是企業研發、布局時，如果進行充分的信息檢索和預警分析，是可以提前排查侵權風險并提前做好風險應對方案的。
具體地，在産品研發、專利布局和産品上市前，企業可通過專利檢索、商标檢索、版權分析以及其它風險分析，掌握行業現有技術的水平，識别和規避潛在風險。專利檢索，是企業對技術或産品所在領域的專利進行檢索，将檢索到的專利進行篩選以确定風險專利，再結合出口地區相關法律進行分析并做出風險判定；其中，針對重點産品或重點市場，企業還可以考慮請專業機構或專家做一個完整的專利自由實施分析（FTO），其通過确定産品技術方案、收集目标國的法律制度、檢索風險專利、篩選高相關性專利、侵權比對分析五個步驟，實現專利風險的精确排查。商标檢索，是企業對産品的商标和展品涉及到的标識進行商标檢索，結合出口地的相關法律進行分析，做出風險判定。版權分析，是企業結合出口地區的法律分析産品或展品所涉及的圖形設計、文字資料、圖片、計算機軟件、音樂、廣告語等是否涉嫌侵犯他人的版權，做出風險判定。其它風險分析，是企業結合出口地區的法律分析産品或展品是否涉嫌侵犯他人商業秘密、集成電路布圖設計權、植物新品種權、地理标志權等知識産權，做出風險判定。
在企業對外擴張的過程中，對知識産權風險的研判需要針對潛在的知識産權風險，全面分析産品設計的知識産權信息做出防範。加強對産品的整個生命周期進行知識産權分析監控，分析産品涉及知識産權，類型，數量，地域分布及相關權利人。在開拓海外市場之前，就要高度重視專利預警工作，對于出口的産品或技術設計的專利進行充分的檢索，如發現侵權隐患，應出具風險評估報告，制定應對措施。
企業要增強海外知識産權應訴能力
（1）跨境電商應對知識産權侵權投訴
跨境電商因知識産權侵權投訴後，被投訴商家首先要積極尋求法律協助，在專業律師的幫助下分析投訴内容，并與投訴方、電商平台積極溝通，認真分析權利人的真實意圖、查詢權利人的曆史訴訟記錄、評估權利人的訴訟能力，以此來判斷對方可能采取的維權途徑及雙方的談判地位，并制定有針對性的應對策略，包括主動發起法律行動，如提起專利無效或商标異議，或者向法院提起無效之訴/确認不侵權之訴等。
（2）企業境外參展應對知識産權侵權警告和執法
企業境外參加展會遭遇知識産權侵權警告後，被投訴企業應核實發出警告信的是否爲權利人或其代理人，并判斷自身産品是否構成侵權，如果侵權事實清楚、法律證據充分，可以與對方進行溝通協調，盡量選擇和解；如果認爲不構成侵權，可拒絕簽署警告信，同時可以提出反警告，并向當地法院或海關書面申請保護。
企業境外參加展會遭遇知識産權侵權行政執法（臨時禁令扣押或沒收展品）後，遭遇相關執法人員應沉着冷靜，積極配合執法人員的工作，并積極尋找一切維權途徑，盡力降低企業損失。企業可在律師幫助下依照當地法律向相關部門提出異議、申訴、上訴等，并提交證明未侵權的相關證據。
（3）企業貨物出口應對知識産權海關扣押
企業因知識産權侵權遭遇海關扣押後，應首先核對扣押産品，對不當扣押提出異議；如存在相關民事訴訟，盡快委托律師以産品不侵權、權利人知識産權無效、扣押不符合法律規定等理由進行抗辯；若核實存在較大侵權可能性，也可尋求時機與權利人達成和解，争取獲得知識産權許可，從而申請海關放行。
（4）企業應對知識産權海外訴訟
企業因知識産權侵權遭遇海外訴訟狙擊時，要統籌考慮，積極應對。首先，最關鍵的是要積極應對訴訟，全面收集與訴訟相關的信息，綜合判斷起訴方的背景以及訴訟目的，判定是否存在同盟，決定是否團隊應戰。其次，組建由企業内部人員和專業、有經驗的律師團隊共同組成的專利侵權應訴團隊。了解訴訟發生地的法律規則，針對訴狀和證據材料中提出的實質性内容進行分析，判斷訴訟走向及可能帶來的影響，确定應訴目标，調整商業安排。再次，結合律師建議，進行詳細的侵權分析、制定具體訴訟策略和應訴計劃，程序上可以從訴訟主體資格、管轄權異議、訴訟時效等方面進行抗辯；實體上可以從專利無效抗辯、不侵權抗辯、現有技術抗辯、合法來源抗辯、先用權抗辯等方面積極應訴，必要時适時提起反制性質的訴訟。最後，選擇和解談判的恰當時機與策略，并且實時關注輿論和宣傳的影響，同時要充分利用周圍的資源，例如可尋求相關行業協會、商會等的支持。
（5）企業應對美國337調查
當前美國337條款調查已經成爲中國企業出口産品進入美國市場的重要障礙，在此背景下中國企業在應對337調查時更要積極行動不放棄。以下是五種有效的應對策略：
① 綜合考慮并盡早決定是否應訴。在決定應訴前企業主要考量美國市場對企業的重要程度，分析是否存在侵權的可能性，同時考慮訴訟費用的承受能力和應訴能力，衡量不應訴的後果。被告如果不應訴，可能會被認定爲是缺席被告。一旦USITC就某一被告做出缺席裁定，可以對缺席被告采取排除令、禁止令或兩者并取。
② 337調查程序快速、複雜、技術性和專業性強，企業應聘請既懂得"337調查"程序又熟悉中美知識産權差異的專業律師代理企業參與案件應訴工作，在應訴中還應盡快尋求政府或者行業協會的介入和引導。
③ 企業要積極應訴抗辯，迫使申請人撤訴。由于絕大多數337調查案的訴由是專利侵權，被申請人的抗辯理由通常包括：産品不侵權、專利無效、專利不可執行、就涉案專利而言在美國不存在國内産業等。
④ 337調查是對物不對人，企業可以考慮規避設計。337調查中，規避設計産品一旦獲得行政法官或者USITC的認可，将不受USITC最終做出的排除令等救濟措施的影響，企業仍能繼續對美出口此類産品。因此，規避設計是337調查程序中常見的一種應訴策略。
⑤ 在337調查中，雙方可以通過簽訂和解協議、同意令的方式終止調查。337調查案中當事人之間通過簽訂專利許可協議達成和解較爲常見，企業要結合自身的實際情況決定是通過支付高額的許可費用換取美國市場，還是放棄美國市場。如果被申請人準備放棄美國市場，又不想在美國海關留下記錄，可以考慮簽署同意令，同意令是單方行爲，由被申請人在ITC簽發的同意令表格上簽字即可。
企業要加強知識産權合規管理
中國科技企業在技術出海時，企業尤其要強化技術交易中全過程的知識産權的合規管理。項目籌備階段，要針對技術出海項目篩選合理的知識産權範圍，從商業、技術、法律多維度合理評估知識産權價值，結合技術相關性和應用場景合理劃分不同知識産權的使用方式和保密程度。項目開始階段，要結合技術出海項目的實施情況，合理規劃已有知識産權的補充布局以及前景知識産權的及時布局，并對新生知識産權的權屬和權益進行清晰約定。項目實施階段，企業要建立完善的信息管理系統和商業秘密保護措施，準确梳理項目相關的技術秘密、根據技術秘密的重要性以及保密的難易程度針對性地對自身的商業秘密進行分級管理，同時着重加強參與海外項目的員工的管理和培訓，防止自身的商業秘密的洩露，也避免因侵犯合作方的商業秘密而被卷入海外的商業秘密侵權訴訟。項目終止後，企業需注意要求合作方執行技術資料和相關設備、半成品、産線等的銷毀、返還等義務，還應當嚴格限制對方在項目終止後繼續使用己方知識産權。
出海企業在技術轉讓或合作開發項目中還需要注意技術進出口管理合規體系建設，無論是中國，還是美國、歐洲等主要技術出海的目的地均有自己的技術出口管制相關規定，對于涉及外國主體共同研發、外國發明人參與研發的技術方案，以及在外國産生的技術方案的專利申請等都需要注意避免引起技術管制問題。同時，在跨境技術交易項目中，要嚴格遵循技術進出口管理的法律法規，技術進出口許可證申報和自由進出口技術合同登記備案。
企業在技術出海時，對于涉及知識産權相關數據出境的情形，還要注意加強合規意識，積極采取相關合規措施，确保履行相關法律法規項下的合規義務。包括但不限于：
排查出境的知識産權相關數據中是否可能涉及國家秘密；
排查出境的知識産權相關數據中是否涉及《數據安全法》項下規定的重要數據，應向國家網信部門申報數據出境安全評估；
排查出境的知識産權相關數據中是否涉及個人信息，需履行個人信息标準合同、數據跨境合規認證等程序；
排查出境的知識産權相關數據中是否涉及需要遵守特定行業監管要求和/或程序的行業數據。
結語
知識産權因爲其獨有的壟斷性和獨占性成爲世界各國發展科學技術的戰略武器，成爲大型企業開辟市場、占據競争優勢的有利工具。尊重知識産權、尊重創新是國際市場通行的競争規則，中國企業要走出去參與國際競争，就必須尊重和重視知識産權，熟悉國際知識産權規則，積極參與知識産權國際标準的制定。中國企業在靈活運用國際知識産權規則的同時還要積極實施知識産權戰略，紮實做好知識産權全球布局，在未來的戰場上掌握強有力的戰鬥武器；嚴密實施知識産權預警機制，未雨綢缪做好風險隔離；主動運用知識産權工具，充分準備挑戰對手的知識産權，合理掃除競争障礙；積極推動知識産權維權，擴大市場競争優勢；正确認識知識産權訴訟，靈活解決市場糾紛；踴躍推進知識産權運營，最大化實現知識産權價值。我們相信，隻要運用好知識産權的武器，中國企業必将更好地揚帆遠航！
