發言 | 王曉丹，觀韬中茂律師事務所高級顧問
來源 | 北京智睿海外知識産權研究院， 管理洞察
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注：整理自《中國企業出海知識産權合規管理》活動嘉賓分享，文章爲作者獨立觀點
中國企業 " 出海 " 知識産權合規特點
1.企業自有海外知識産權較少，海外知識産權制度運用困難。企業出海初期規模小，擁有的海外知識産權數量較少，因此難以充分運用相關權利制度。
2.海外相關基礎知識産權比較多，海外知識産權糾紛防不勝防。如通信領域專利技術較多，即使不存在侵權的惡意，企業遭遇知識産權訴訟的概率仍較大。
3.企業知識産權團隊尚不完善，海外知識産權人員經驗不足。企業出海初期知識産權團隊經驗不足，難以作爲企業的堅強支撐，應對紛繁複雜的海外知識産權糾紛。
4.海外市場銷售額尚小，企業遭遇糾紛後進退兩難。海外知識産權糾紛應對費用成本較高，甚至超過一些企業 " 出海 " 的銷售額，一些企業在海外遭遇糾紛後面臨着是否積極應對的兩難抉擇。
5.對" 出海 " 目标不了解，對 " 出海 " 步驟不明确。企業對目标市場以及知識産權制度、訴訟情況不了解，未制定清晰的目标。
出海企業風險防控策略
（一）出海企業專項化風險防控策略
1.商标領域。以美國爲例，存在比較敏感的商标标識，如 HDMI、MicroSD 等，企業出口前應當主動進行商标風險排查，确保已經獲得商标權利人的許可。
2.專利領域。應當注意專利布局、專利風險排查、專利許可以及專利購買情況。
（1）專利布局包括基礎布局、攻擊性布局以及防禦性布局。将現有技術以專利形式進行保護的方式便是基礎布局，該種方式比較适合小型企業。将自己不常使用但競争對手經常使用的技術，以專利形式予以保護稱爲攻擊性布局。防禦性布局則針對自己或者競争對手可能使用的技術以專利形式進行保護。
（2）專利風險排查應考慮到時間、範圍以及排查結果處理。當技術方案基本确定時便需要進行風險排查。此時排查的優勢在于：
①便于整改技術方案。
②對技術方案進行提升。
排查範圍包括地域範圍、屬性範圍和專利權人。地域範圍依據企業産品出口地區而定。屬性範圍包括授權專利和申請中專利，建議排查授權專利，申請中專利作爲補充。專利權人的排查範圍可從頻繁發生訴訟、競争對手等方面進行篩選。
就排查結果而言，如果方案侵權，可采取的措施如下：
①在不影響産品性能以及成本控制的前提下及時進行技術整改；
②無法整改技術方案時，可以提出對方專利無效；
③訴前取得專利權人的許可。
（3）專利購買事前評估的内容包括：
①該專利是否侵權；
②專利被無效的可能性；
③以該專利權爲基礎，提起侵權訴訟可獲得的賠償額。建議企業将專利購買作爲常态化任務。
（二）出海企業常規化風險防控策略
出海企業常規化風險防控策略包括：
1.經費預算。企業安排預算時不能僅僅關注已經産生的收入，還要着眼于未來市場的預測。
2.人員管理。企業的管理團隊中應有海外知識産權管理的專業人員。
3.合規授權。企業在合規管理方面要設置常規負責人和項目小組應對海外知識産權糾紛。
4.意識培養。主要針對技術人員進行海外知識産權相關的常規化培訓，從技術設計的根源上規避風險。
5.制度建設。建立海外訴訟的分工機制與預案，可以考慮設置海外主體，靈活運用海外主體降低國内主體風險。
出海企業專利合規管理
（一）識别機會
通過識别現有技術定義潛在的創新機會并對其進行有限排序，具體工作内容如下：
1. 研發立項階段，專利管理團隊等前端職能小組要開展常态化專利監控工作，形成專利地圖；
2. 前端職能小組應加入項目小組，在研發立項階段時根據專利地圖，規避風險，提供機會；
3. 項目小組與前端職能小組對照專利地圖，規劃創新工作。盡早開展相關工作，避免閉門造車，同時規避侵權風險。
（二）創建概念
創建概念是指某一專利方案或者專利産品開發的起點。通過對收集到的專利信息進行梳理，結合公司的發展創新方向，定義專利産品或者方案。企業可依據識别的機會，從知識産權角度支持概念的形成，并選擇潛在概念。具體工作内容包括：
1. 專利申請團隊等中端職能小組介入，根據專利管理團隊等前端職能小組提供的專利信息，識别現有知識産權布局的空白與不足；
2. 結合企業創新活動與專利價值評估，選擇空白與不足點，并形成專利保護的初步概念；
3. 依據初步的專利保護概念，指引創新小組創新方向；
4. 專利管理團隊等前端職能小組依據創新方向繼續更新專利信息。
（三）驗證概念
調查和評估潛在概念知識産權風險，尋求知識産權保護，具體工作内容包括：
1. 緊跟創新活動的不斷推演，進行專利侵權風險排查（FTO），避免風險；
2. 根據企業與市場的環境不斷調整專利排查的範圍；
3. 形成專利排查報告。
（四）開發方案
堅持知識産權保護與風險防控并軌運行，以促進創新爲目标确定開發方案。具體工作内容包括：
1. 根據創新方案，查漏補缺專利排查，避免風險；
2. 創新方案的演進帶動專利申請的不斷演進；
3. 處理開發階段專利排查結果，以價值最大化和風險最小化爲原則進行規避設計、尋求合作和許可并做好無效準備；
4. 形成專利排查報告。
（五）部署方案
有效部署知識産權管理活動，爲企業創新提供全生命周期的保駕護航。具體工作内容：
1. 專利運營團隊等後端職能小組根據獲得權利研究市場，尋找運營機會，保護創新；
2. 專利申請團隊等中端職能小組跟蹤獲權過程，及時有效處理申請事宜；
3. 專利管理團隊等前端職能小組及時更新專利導航信息，尋找新的機會，開啓新一輪的循環。
出海企業應對知識産權訴訟實務性建議
各國關于知識産權的程序規定相差較大，但實體規定相差無幾，可以從整體上對知識産權糾紛進行把控。就出海企業應對知識産權訴訟實務提出如下建議：
1.迅速了解原告。了解訴訟原告方的身份以及對方的訴訟目标是商業目的還是維護合法權益。
2.制定訴訟目标。根據相對方的訴訟目的，選擇己方的訴訟目标，制定訴訟計劃。
3.做好預算管理。盡可能詳細規劃訴訟成本，做到預算管理與訴訟應對同行。
4.聘請專業機構。尤其在美國應對知識産權訴訟，必須尋找專業的律所和專家證人。
5.控制應對成本。在美國應對知識産權糾紛，控制總的訴訟成本以及各訴訟階段的訴訟費用。
6.侵權分析和規避設計。邀請律師和研發工程師溝通明确是否構成侵權。如果構成侵權，做好規避設計，否則影響後續企業産品進入美國市場。
7.是否提起無效。337 程序中不建議提出專利無效請求，而在地區法院審理侵權案件，需盡早提起專利無效請求。
8.選擇和解談判的恰當時機與策略。應當一邊尋找和解談判的機會，一邊積極應訴，而不能過于依賴談判和解。
